说明：因（2019）最高法知行终127号涉及两个裁判要旨，为便于阅读、理解，分列裁判要旨及对应裁判意见，特此说明。
创造性与说明书充分公开等法律要求的关系
【裁判要旨1】
创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法律要求在专利法上具有不同的功能，遵循不同的逻辑，原则上不应将本质上属于说明书充分公开等法律要求所应审查的内容纳入创造性判断中予以考虑，否则既可能使创造性判断不堪承受重负，又可能制约申请人对说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等问题进行实质论辩，还可能致使说明书充分公开等法律要求被搁置。
【案号】
（2019）最高法知行终127号
【案由】
发明专利申请驳回复审行政纠纷
【关键词】
发明专利 驳回复审程序 创造性 充分公开
【相关法条】
《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款
【基本案情】
在上诉人国家知识产权局与被上诉人伊拉兹马斯大学鹿特丹医学中心（以下简称鹿特丹医学中心）、罗杰•金登•克雷格（以下简称克雷格）发明专利申请驳回复审行政纠纷案（以下简称“结合分子”专利驳回复审行政纠纷案）中，涉及申请号为201210057668.0、名称为“结合分子”的发明专利申请（以下简称本申请）。经实质审查，国家知识产权局原审查部门驳回了本申请。鹿特丹医学中心、克雷格提出复审请求并修改了权利要求。国家知识产权局经复审作出第129924号复审请求审查决定（以下简称被诉决定），维持原驳回决定。国家知识产权局认为，对比文件公开的是利用骆驼化的V基因片段生产抗体的方法，在对比文件1的基础上结合本领域的常规基因工程试验手段即可获得本申请的合理成功预期，且出于降低抗体免疫原性、提高人体安全性和治疗效果的考虑，本领域普通技术人员有动机以人的天然的特定基因片段生产小型化仅有重链的抗体，本申请不具有创造性。鹿特丹医学中心、克雷格不服，诉至北京知识产权法院（以下简称一审法院），请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。一审法院认为本申请具备创造性，判决撤销被诉决定，国家知识产权局重新作出决定。国家知识产权局不服，提起上诉称，确定发明所解决的技术问题时，要以本申请文件中已验证的技术效果为基础；本申请说明书没有公开使用人的天然存在的V基因片段来生产小型化抗体的实验数据，其技术效果并未得到验证，在确定发明解决的技术问题时不予考虑。基于此，源自人的天然存在的V基因片段相对于转基因小鼠而言是一种异源基因片段，故本申请实际解决的技术问题“仅是提供一种表达包含其他异源基因片段的异源重链基因座的仅重链抗体的方法”。最高人民法院于2019年12月6日判决驳回上诉，维持原判。
【裁判结果】
一审法院作出（2018）京73行初2154号行政判决，判令撤销被诉决定，国家知识产权局就鹿特丹医学中心、克雷格针对本申请提出的驳回复审请求重新作出审查决定。国家知识产权局不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，维持被诉决定，驳回鹿特丹医学中心、克雷格的全部诉讼请求。最高人民法院于 2019年12月6日作出二审判决，驳回上诉，维持原判。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为，创造性判断所运用的“问题——解决方案”思路中，一般遵循三个步骤：确定最接近的现有技术；确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；判断要求保护的发明对本领域普通技术人员而言是否显而易见。在第二个步骤中，确定发明实际解决的问题时，通常是以最接近的现有技术为参照，在分析发明与最接近的现有技术相比所存在的区别特征的基础上，考虑区别特征整体上所能达到的技术效果来确定。在这一意义上，发明所解决的技术问题是客观的，区别特征的确定是理解发明实际解决的技术问题的基础。在此基础上，还应考虑本领域普通技术人员在阅读说明书所记载的内容后能够得出的技术效果。本申请权利要求1相对于对比文件1的区别特征（2）是，所述V基因片段是源自人的天然存在的V基因片段，而对比文件1公开的是骆驼化的VH外显子/区。结合上述区别特征及说明书的记载，本领域普通技术人员可以理解，本申请所优选实现的是一种人源可溶的仅有VH重链抗体的效果，本申请相对于对比文件1所实际解决的技术问题应该是提供一种产生表达包含天然人V基因片段的仅有VH重链的可溶抗体的方法。
国家知识产权局质疑说明书是否公开了已经制备上述抗体，并以此为由脱离专利申请权利要求1相对于对比文件1的区别特征来确定发明所解决的技术问题是错误的。这种做法既否定了区别特征作为发明实际解决的技术问题的基础，又在客观上混淆了创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等不同法律标准。创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法定要求在专利法上具有不同的功能，遵循不同的逻辑。将本质上属于说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法律要求所应审查的内容纳入创造性判断中予以考虑，既可能使创造性判断不堪承受重负，不利于创造性判断法律标准的稳定性和一致性，又可能在一定程度上制约了申请人对说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等问题进行实质论辩，还可能致使说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等法律要求被搁置。因此，在专利实质审查程序中，既要重视对新颖性、创造性等实质授权条件的审查，又要重视说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等授权条件的适用，使各种授权条件各司其职、各得其所。根据专利实质审查的一般规律，原则上可以先审查判断专利申请是否符合说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等授权条件，在此基础上再进行新颖性、创造性的判断，否则可能导致新颖性、创造性审查建立在不稳固的基础上，在程序上是不经济的。本案中，国家知识产权局上诉主张中关于本申请是否公开了制备人源可溶仅有重链的抗体及是否有数据支持和验证等问题，更适合在说明书是否充分公开这一法律问题下予以审查，不宜一概纳入创造性判断中予以考虑。
创造性判断中技术启示的认定
【裁判要旨2】
面对实际要解决的技术问题，本领域普通技术人员从现有技术中可以获知的技术启示，原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。仅仅依据研究方向的一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术给出的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明的创造性。
【关键词】
发明专利 驳回复审程序 创造性 技术启示 后见之明
【基本案情】
在前述“结合分子”专利驳回复审行政纠纷案中，国家知识产权局上诉还称，当抗体小型化和人源仅有重链的抗体已经是基因工程抗体进一步的研究方向，出于对这一研究方向的知悉和确保人体安全性等方面的考虑,本领域普通技术人员完全有动机使用人的天然V基因片段替换对比文件1中的骆驼化VH外显子，进行异源表达生产抗体，故本申请不具有创造性。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为，面对所要解决的客观的技术问题，本领域普通技术人员从现有技术中可以获知的启示原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。仅仅依据研究方向的一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术给出的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明的创造性。那些表面上看似显而易见的发明事实上也可能具有创造性。发明的技术方案一旦形成，其可能经常被发现可以从某些已知事物出发，经由一系列非常简单的步骤推导出来。为避免这种后见之明，必须全面、谨慎、现实地评估，面对本申请所要解决的问题，本领域普通技术人员基于其所认知的全部现有技术，是否能够容易地得出本申请的技术方案。本案中，在对比文件1的基础上研发仅包含天然人V基因片段仅有VH重链的抗体时，虽然对比文件1给出了使用骆驼化V基因片段形成单重链抗体的方法，且本领域确实存在降低抗体免疫原性、提高治疗效果的需求，但是基于人的天然的仅有VH重链的抗体会发生聚集或者黏着，而骆驼化V基因片段形成的仅有重链的抗体具有更好水溶性的认知，本领域普通技术人员难以有动机以“源自人的天然存在的V基因片段”替代“骆驼化V基因片段”，制备V、D、J基因片段均是天然存在的源自于人的仅有重链的抗体。被诉决定在评估对比文件1的启示时，脱离了申请日前本领域普通技术人员的认知，低估了本申请权利要求1的创造性。
合议庭成员：王闯 朱理 刘晓军
