宝马股份公司诉上海创佳服饰有限公司、德马集团（国际）控股有限公司、周乐琴 侵害商标权及不正当竞争纠纷案

宝马股份公司诉上海创佳服饰有限公司、

德马集团（国际）控股有限公司、周乐琴

侵害商标权及不正当竞争纠纷案

【裁判摘要】

被控侵权标识包含多个相近标识，且在权利商标驰名前后分别注册的，判断在后注册的被控侵权标识是否应被禁止使用时，应考虑如下因素：被控侵权人的主观意态；该被控侵权标识与之前注册的被控侵权标识是否存在商誉上的传承关系；该被控侵权标识是否构成对驰名商标复制、摹仿，是否会误导公众并可能致使驰名商标注册人的利益受到损害等。

原告：宝马股份公司（BayerischeMoto- ren Werke Aktiengesellschaft），住所地：德意志联邦共和国慕尼黑80809，佩图尔林。

代表人：史蒂芬·希恩茨（Stefan Hien- zsch）和约亨·福尔克默（JochenVolkmer），助理总法律顾问和商标部门主管。

被告：上海创佳服饰有限公司，住所地：中华人民共和国上海市奉贤区柘林镇。法定代表人：郑昌辉，该公司执行董事。

被告：德马集团（国际）控股有限公司[DEMA GROUP (INT’L) HOLDING LIMIT-ED]，住所地：香港特别行政区上环文咸西街。

被告：周乐琴，女，37 岁，汉族，住中华人民共和国浙江省乐清市。

原告宝马股份公司（以下简称宝马公司）因与被告上海创佳服饰有限公司（以下简称创佳公司）、德马集团（国际）控股有限公司（以下简称德马公司）、周乐琴侵害商标权及不正当竞争纠纷，向上海知识产权法院提起诉讼。

原告宝马公司诉称：2008 年开始，被告德马公司、被告周乐琴、被告创佳公司共同  合谋，通过分工合作的方式设立、经营了BMN 品牌加盟体系，使用原告宝马公司驰名商标“宝马”、“BMW”作为字号注册了被告德马公司；模仿原告宝马公司“”、“BMW”等驰名商标，注册并使用“”、“”等商标；使用与原告宝马公司“”、“BMW”（第 18 类）等商标近似的侵权标识以及德国宝马集团（国际）控股有限公司、德马集团（国际）控股有限公司、德国宝马、德国宝马集团等文字，构成对原告的商标侵权及不正当竞争。请求判令：1. 被告创 佳公司、被告德马公司、被告周乐琴立即停止对原告涉案注册商标专用权的侵害；2. 被告德马公司立即停止使用“德马集团（国   际）控股有限公司”以及“德国宝马集团（国际）控股有限公司”的企业名称；3. 被告创 佳公司、被告德马公司、被告周乐琴连带赔  偿宝马公司经济损失人民币300 万元（包括律师费及合理支出）。4. 被告创佳公司、被告德马公司、被告周乐琴在《中国工商报》以显著位置刊登声明，消除侵权造成的不良影响。

被告创佳公司辩称：1. 创佳公司对于原告宝马公司系涉案注册商标的专用权人并无异议。2. 创佳公司并未实施原告在本案中主张的商标侵权行为。创佳公司已经合法取得了被告德马公司的相关商标授权，并依法授权第三方使用。现第三方使用行为超出了创佳公司的授权范围，与创佳公司无关。综上，被告创佳公司认为其不构成侵权，请求驳回原告的全部诉讼请求。

被告德马公司未向法院递交书面答辩意见。

被告周乐琴辩称：1. 周乐琴对于原告宝马公司系涉案注册商标的专用权人并无异议。2. 周乐琴注册并授权被告创佳公司使用的商标与原告对应的涉案注册商标既不相同亦不近似，不构成对原告涉案注册商标的侵害，且被告创佳公司实际并未使用周乐琴注册的商标。3. 被告创佳公司、被告德马公司实际使用的涉案被控侵权标识，均非来自于周乐琴的授权，与周乐琴无关。4. 原告在本案中提供的证据，尚无法证明周乐琴存在直接使用被控侵权标识的行为。综上，周乐琴请求驳回原告的诉讼请求。

上海知识产权法院经审理查明：

一、关于原告宝马公司主张的涉案商标的相关事实

原告宝马公司系“  ”图形商标、“ 寶馬”文字商标、“BMW”字母商标等注册商标专用权人。

二、关于原告宝马公司主张的涉案商标属于驰名商标的相关事实

（一）使用“”、“寶馬”、“BMW”等商标的汽车商品在中国大陆地区的市场份额、销售区域、利税等相关事实

原告宝马公司提供的证据显示：“”、 “寶馬”、“BMW”等商标被使用于宝马汽车的生产、销售、宣传推广等商业活动。2005  年9 月29 日，宝马中国成立，其经营范围包括宝马汽车和摩托车的进口、销售、市场营  销及服务。2010  年宝马汽车在全国进口汽车品牌销售排名中位居第二，市场份额为10.5%。2011 年至 2013 年宝马汽车的进口数量排名第一。

2003 年 5 月，华晨宝马成立，其经营范围包括宝马乘用车、零部件的生产、销售及提供售后服务等。华晨宝马成立后，在全国设有 2 个整车工厂和 1 个发动机工厂，420 个销售和服务网点，4 个宝马零部件配送中心，3 个宝马培训中心，15 个培训基地和11 个钣喷培训点，至2013 年华晨宝马的宝马汽车年产量、销售量均突破20 万辆。

（二）“ ”、“寶馬”、“BMW”等商标享有的市场声誉相关的事实

2004 年至 2014 年，世界品牌实验室的世界品牌 500 强排行榜的排名，原告的“”、“BMW”、“宝马”品牌历年来排名均在前 35 位内。2013 年 1 月，亚太公司公布的《2012 年中国车辆可靠性研究》显示宝马汽车在 54 家品牌中排名最高。宝马 3 系汽车、宝马5 系汽车、BMW 530Li 型汽车、宝马X1 型汽车多次在德国、美国、中国的相关媒体评比中获奖。

（三）对“”、“寶馬”、“BMW”等商标宣传推广的相关事实

原告宝马公司的证据显示，宝马中国、华晨宝马以及位于全国不同地区的宝马汽  车授权经销商通过开展各种形式的商业宣  传和推广活动等方式，宣传、使用“ ”、“BMW”、“宝马”商标。包括宝马汽车品牌推广活动被相关媒体报导、积极参与各类  车展、积极参与各类公益事业，获得多项荣誉以及积极参与各项体育赛事。

（四）关于“  ”、“寶馬”、“BMW”等商标被司法保护和行政保护的相关事实

2000 年6 月，商标宝马BMW（使用商品为汽车）被国家工商行政管理总局录入《全国重点商标保护名录》。“”、“BMW”、“寶馬”等注册商标多次获得行政和司法的保护。2009 年 12 月、2010 年 9 月、2012 年 11 月，“”、“BMW”、“寶馬”等注册商标分别被湖南省高级人民法院、国家商标局、国家商评委认定为驰名商标。

（五）“”、“BMW”、“宝马”等商标被媒体报道的相关事实

国家图书馆出具的查询报告显示，从2000 年起至 2007 年期间，《国际商报》、《中国汽车报》、《汽车商报》、《中国证券报》、《中国物资报》、《财经时报》、《摩托天地》、《中国企业报》、《中国商报》、《中国工业 报》、《汽车电子专刊》、《经济导报》等近百家媒体对原告宝马公司的“”、“BMW”、 “宝马”等商标和商品进行了相关报道。

2008 年至 2010 年期间，太平洋汽车网（pcauto.com）、人 民 网（people.com.cn）、车168（che168.com）、汽车之家（autohome.com. cn）、新浪网（sina.com）、凤凰网（ifeng.com）、新华 网（xinhuanet.com）、易 车 网（bitauto. com）、21 世纪网（21cbh.com）、中华网（china. com）、路透（reuters.com）、腾讯（qq.com）、搜狐（sohu.com）、网易（163.com）等网络媒体对原告宝马公司的“ ”、“BMW”、“宝马”等商标和商品进行了相关报道。

（六）其他相关事实

2001 年12 月28 日，原告宝马公司授权厦门宝姿服饰有限公司（以下简称厦门宝姿）和世纪宝姿服装（厦门）有限公司（以下简称世纪宝姿）在其生产和销售男式、女士和儿童服装、皮制品等商品上使用“BMW”、 “BMW lifestyle”等商标。嗣后，厦门宝姿和世纪宝姿以开设“BMW lifestyle（宝马服饰）”专卖店的方式，持续推广使用“BMW”、 “BMW lifestyle”等商标。2001 年至 2007 年期间，《世界都市》、《人民日报》、《新经济》 等几十家报刊媒体对“BMW lifestyle（宝马服饰）”进行了相关报道。原告宝马公司提供的照片显示，“BMW lifestyle（宝马服饰）”专卖店在其店内装潢等处使用了“BMW lifestyle”等标识。

三、原告宝马公司在本案中主张的与侵权相关的事实

（一）被告创佳公司、被告德马公司的有关情况2007 年7 月24 日，被告创佳公司成立， 经营范围服饰批发、零售等。2008 年 7 月11 日，被告德马公司成立，其原名“德国宝马集团（国际）控股有限公司”[GERMAN BMW GROUP （INTL） HOLDING LIMIT-ED]。在2010 年6 月24 日变更为现名“德马集团（国际）控股有限公司”。被告周乐琴系被告德马公司的唯一董事及股东。

（二）被告德马公司、周乐琴享有的与本案相关的注册商标的有关情况

被告德马公司通过转让获得第 25 类“  ”、“ ”商标，通过注册获得第25 类“”、“”商标。被告周乐琴通过转让获得第25 类“”商标，通过注册获得第 25 类“”商标、第18 类“”商标。

（三）涉及原告宝马公司主张被控侵权行为的相关事实

被告德马公司、周乐琴通过将上述商标授权被告创佳公司使用的方式与被告创佳公司自 2009 年共同设立了BMN 品牌加盟体系。被告德马公司、创佳公司在经营BMN 品牌加盟体系的过程中，将“”、“ ” 商标着色或使用“  ”商标，与“  ”商标、“”标识，以及德国宝马集团（国际）控股有限公司[GERMAN BMW GROUP（INTL）HOLDING  LIMITED] 企业名称、德国宝马集团、德国宝马、宝马等文字相组合，并广泛使用于品牌加盟手册、经营场所装潢、广告宣传等BMN 品牌加盟体系，以及生产、销售的服装、鞋、包等商品上，并在全国多个省市发展加盟体系并销售至今。

上海知识产权法院审理认为：

本案中各方当事人的争议焦点在于： 一、原告宝马公司的涉案商标是否可以被认定为驰名商标；二、三被告是否实施了原告主张的侵权行为；三、三被告在本案中应否承担民事责任。

关于第一个争议焦点。首先，在本案中，原告宝马公司主张驰名商标的“ ”、“寶馬”、“BMW”商标核定使用的商品为第12  类机动车辆、摩托车及其零件，原告又使用相同或相近的“ ”、“ ”图形、“BMW” 在第18 类皮革制品、第25 类服装等商品上申请了注册商标。而本案被控侵权商品属于第25 类的服装以及第18 类的皮革制品， 且被控侵权标识中还涉及已经取得注册商标专用权的商标标识。因此，本案并不仅仅涉及原告第25 类、第18 类上的商标与被控侵权标识的比对，还涉及被告德马公司、被告周乐琴已登记并使用在第 25 类、第 18类商品上的商标是否侵犯原告主张的第12类上的驰名商标，且第 12 类机动车辆与第18 类皮革制品、第25 类服装，无论从相关公众对商品材质、销售渠道等方面的一般认  知，还是根据《商标注册用商品和服务国际  分类表》、《类似商品和服务区分表》上的分  类，两者属于既不相同也不相类似的商  品。因此，根据当事人的请求和本案的具体情况，有必要对“”、“寶馬”、“BMW”商 标是否属于驰名商标及其形成作出认定， 才可以对三被告在本案中是否构成商标侵  权作出全面判断。故本案中有必要认定“”、“寶馬”、“BMW”商标是否属于驰名商标。其次，在案证据互相印证，足以证明原  告的“  ”、“BMW”、“ 寶馬”商标至少在2007 年就已为中国境内相关公众广为知晓，属于驰名商标。之后“”、“BMW”、“寶馬”商标在中国境内的知名程度亦随着其持续使用而不断增加、扩张，持续处于驰名状态。

关于第二个争议焦点。

（一）被告创佳公司、德马公司、周乐琴明知“  ”、“BMW”、“寶馬”商标属于原告宝马公司的驰名商标，仍恶意共谋，共同建立BMN 品牌加盟体系并通过生产、销售被控侵权商品、授权BMN 品牌授权经销商、广告宣传等商业活动使用侵权标识，实施了如下涉案商标侵权及不正当竞争行为：1.以 “BMW”、“宝马”作为字号注册成立被告德马公司，并在 BMN 品牌加盟体系的经营中使用德国宝马集团（国际）控股有限公司[GERMAN BMW GROUP （INTL） HOLD-ING LIMITED]并授权BMN 品牌授权销售商使用的行为构成不正当竞争。2. 在 25 类、18  类商品上使用德国宝马、德国宝马集团 并授权BMN  品牌授权经销商使用，构成对原告“寶馬”驰名商标的侵害。3.  在25 类商 品上注册、使用并授权 BMN 品牌授权经销商使用“ ”注册商标，属于模仿原告“ ” 驰名商标，误导公众，并致使原告的利益可  能受到损害的商标侵权行为。4.  考虑到本案中各被告具有极为明显的侵权主观故意，且没有证据证明“  ”注册商标曾被 实际使用，故对“ ”注册商标的注册使  用亦不存在对“  ”注册商标的商誉传 承 。 而“  ”注 册 商 标 标 识 与 原 告“BMW”驰名商标相近似，足以误导公众并可能致使权利人的利益受到损害。因此， 被告在 25 类商品上注册、使用并授权经销 商使用“ ”注册商标及“ ”标识，属于模仿原告“BMW”驰名商标，误导公众，并 致使原告的利益可能受到损害的商标侵权  行为。5. 在 18 类、25 类商品上使用的部分被控侵权标识，侵犯了原告注册在第18 类、第25 类商品上的注册商标专用权。

（二）原告宝马公司下列侵权主张在本案中并不成立。1. 鉴于，“”、“”商标标识与原告“ ”驰名商标标识不相近似，也不会造成相关公众的混淆和误认。故对“ ”、“ ”商标标识的注册使用，不构成对原告“  ”驰名商标的侵权。2. 鉴于德马公司、德马集团（国际）控股有限公司与原告“寶馬”商标并不构成相同或近似，不会造成相关公众的混淆和误认，故对德马公司、德马集团（国际）控股有限公司的使用不构成对原告的不正当竞争和商标侵权。3. 鉴于没有证据证明“ ”注册商标在本案中被使用，故原告对被告德马公司注册“ ”商标行为的异议，应由相关行政管理部门依法予以处理。

关于第三个争议焦点。本案中，被告创佳公司、被告德马公司、被告周乐琴共同设立和经营了 BMN 品牌加盟体系，并对BMN 品牌加盟体系中具体企业名称、标识的使用有着明显的意思联络。在经营BMN 品牌加盟体系的过程中，被告创佳公司、被告德马公司、被告周乐琴通过上述商标侵权及不正当竞争行为，故意造成 BMN 品牌与原告之间具有特定联系的混淆和误认， 具有共同的主观恶意，三被告上述分工合作的不同侵权行为产生了共同的侵权后果，故三被告应当就其侵权行为共同承担停止侵权、消除影响、赔偿损失的民事责任。

综上所述，上海知识产权法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第八条，《中华人民共和国商标法》第十三条第一款、第三款、第十四条第一款、第五十七条第（一） 项、第（二）项、第六十三条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第九条、第十条，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、第五条第一款、第三款、第十条的规定，于2016 年9 月30 日作出判决：

一、被告上海创佳服饰有限公司、被告德马集团（国际）控股有限公司、被告周乐  琴立即停止对原告宝马股份公司享有的   “ ”图形注册商标（商标注册证第  282196 号）、“寶馬”文字注册商标（商标注册证第784348 号）、“BMW”字母注册商标（商标注 册证第 282195 号）、“”图形注册商标（商  标注册证第G955419  号）、“”图形注册 商标（商标注册证第 G673219 号）、“BMW” 字母注册商标（商标注册证第 G663925 号） 专用权的侵害；

二、被告德马集团（国际）控股有限公司立即停止使用“德国宝马集团（国际）控股有限公司”的不正当竞争行为；

三、被告上海创佳服饰有限公司、被告德马集团（国际）控股有限公司、被告周乐琴应于本判决生效之日起三十日内在《中国工商报》刊登声明，消除因侵权行为对原告宝马股份公司造成的影响（声明内容须经法院审核）；

四、被告上海创佳服饰有限公司、被告德马集团（国际）控股有限公司、被告周乐琴应于本判决生效之日起十日内，共同赔偿原告宝马股份公司包括合理费用在内的经济损失人民币300 万元；

五、驳回原告宝马股份公司的其余诉讼请求。

一审判决后，各方均未提出上诉，一审判决已发生法律效力。