律师代理国家知识产权局专利复审委员会参与某公司诉其实用新型专利权无效行政诉讼一审、二审案

2012年3月29日，被上诉人国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）针对上诉人某公司拥有的名称为“多功能生吃盘”的第200920310950.9号实用新型专利（简称涉案专利）作出了第18494号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利全部无效。上诉人不服专利复审委员会作出的无效宣告请求审查决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院作出（2012）一中知行初字第2287号行政判决，认定涉案专利权利要求1与对比文件8（公开号为US6065600A的美国发明专利公开文本及其中文译文）的区别技术特征为盘体上设有盛水容器，盛水容器内安装有可产生雾气的雾化器。该区别技术特征被对比文件4（CN2102686U的中国实用新型专利说明书）所公开，并且对比文件4与涉案专利所属技术领域较为相近，从其他对比文件公开的内容可以得出能够持续稳定提供雾化效果的雾化器或加湿器在各个领域均已被广泛应用，因此本领域技术人员很容易想到将对比文件4中的雾化高频振荡器和盛水的空腔的结构及连接关系与对比文件8中的盘子相结合，得到涉案专利权利要求1所要保护的技术方案，涉案专利权利要求1相对于对比文件8与对比文件4的结合不具备创造性，从而维持专利复审委员会作出的第18494号无效决定。

上诉人不服一审判决，向北京市高级人民法院起行政诉讼。北京市高级人民法院于2012年12月3日作出了(2012)高行终字第1711号行政判决书，维持一审判决。

国家知识产权局专利复审委员会代理律师发表代理意见认为：

上诉人认为实用新型专利与发明专利创造性判断标准的不同主要体现在现有技术的领域和现有技术的数量。实用新型专利一般着重于考虑该实用新型所属的技术领域，但现有技术中给出明确的启示，促使本领域技术人员到相近或相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑相近或相关的技术领域。实用新型专利一般可以引用一项或两项现有技术评价其创造性。对比文件8与涉案专利所述技术领域相同，对比文件4与涉案专利所述技术领域不同，因此引用对比文件4评价涉案专利的创造性违反《专利法》和《审查指南》关于实用新型专利创造性判断标准。同时上诉人认为涉案专利属于公知技术手段组合而成的新的技术方案并产生原先没有的技术效果的发明创造，其组合形成技术方案的过程本身就是创造性劳动的结果，并不是公知技术手段的“简单叠加的结合”。

被上诉人认为虽然涉案专利与对比文件4的领域不完全相同，但是涉案专利属于餐桌用具中的餐具领域，对比文件4属于家庭用具中的礼仪或祭祀用具，领域十分相近，涉案专利权利要求1中的盛水容器、雾化器的盛水、雾化功能与盘子的盛放功能组合后，仍各自以其常规的方式工作，在功能上没有相互作用或者改进，只是一种简单的叠加。在现有技术中，能够持续提供持续稳定雾化效果的雾化器或加湿器在各种领域广泛使用，现有技术中给出了技术启示，本领域技术人员容易想到将对比文件8中的盘子与对比文件4中神像底座中雾化高频振荡器和盛水的空腔等结构和连接关系相结合，即将盘子的功能和雾化高频振荡器的结构直接简单叠加。这种简单叠加的结合对于本领域技术人员来说是显而易见的，因此，涉案专利权利要求1相对于对比文件8与对比文件4的结合不具备创造性。

北京市高级人民法院认为虽然涉案专利权利要求1记载的“多功能生吃盘”所属技术领域是餐具，对比文件4是一种礼仪或祭祀用具，这两个技术领域虽有区别，但是涉案专利权利要求1记载的技术方案中需要提供雾化效果的装置，而在现有技术中，能够持续稳定地提供雾化效果的雾化器或加湿器在各个领域中已被广泛应用，而且上诉人也认可涉案专利中的雾化器、盛水容器、电源、开关以及整个方案的连接关系，均属于现有技术，雾化器与盛水容器的连接方式是本领域公知常识，即现有技术中存在了将雾化器应用到各个领域的技术启示。

因此，根据现有技术的明确启示，在需要设置雾化效果的装置时，可以促使本领域技术人员在对比文件4中去寻找相关的技术手段。涉案专利权利要求1技术方案中的雾化器、盛水容器与盘子本身进行组合后，依然以其各自的功能进行工作，其功能上并未产生相互作用或产生更为积极的效果，因此，此种组合是一种简单的叠加。因此认定一审法院和被上诉人并未将适用于发明专利的创造性判断标准适用与涉案专利。本领域技术人员很容易想到将对比文件4中的雾化高频振荡器和盛水的空腔的结构及连接关系与对比文件8中的盘子相结合，得到涉案专利权利要求1记载的技术方案。并据此维持了一审判决。

一审判决：（2012）一中知行初字2287号；

二审判决：（2012）高行终字第1711号。

本案例焦点问题在于如何确定对比文件是否可以用于实用新型专利创造性的评判。

《专利法》第22条第3款对于创造性的规定是指与现有技术相比，该发明具备凸出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。因此，从《专利法》的立法本意可以看出：实用新型对创造性的要求明显地低于发明对创造性的要求。与之相对应地，《专利审查指南2010》对于发明和实用新型创造性判断标准的差异也有着明确规定。在其第四部分第六章第4节规定：两者在创造性判断标准上的不同，主要体现在现有技术中是否存在“技术启示”。在判断现有技术中是否存在技术启示时，发明专利与实用新型专利存在区别，这种区别体现在下述两个方面。(1)现有技术的领域，对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。(2)现有技术的数量，对于发明专利而言，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。

从《专利法》和《专利审查指南2010》的规定可以明确的看出，实用新型专利的创造性标准低于发明专利的创造性标准。判断发明或实用新型是否具有创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力，并通过将发明创造的技术方案与现有技术进行比较来判断。由于发明专利和实用新型专利的创造性标准不同，因此引用对比文件时所考虑的现有技术领域也应当有所不同，这体现发明专利和实用新型专利创造性标准差别。

现有技术的领域与专利创造性要求的高低密切相关，《专利法》对实用新型专利创造性规定的标准较低，因此在评价其创造性时所考虑的现有技术领域范围应当较窄，一般应当从两方面去考虑。一、着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域的现有技术。二、在现有技术已经给出明确的技术启示，促使本领域技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的情形下，也可以考虑相近或者相关技术领域的现有技术。

其中所属的技术领域，应当是要求保护的实用新型技术方案所属或者应用的具体技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是实用新型本身。当对比文件所属技术领域与实用新型专利所属技术领域相同时，就可以直接引用对比文件进行实用新型创造性的判断。

当对比文件的所属技术领域不同于实用新型专利的所属技术领域时，则首先需要判断对比文件的技术领域是否是涉案专利所属技术领域的相近或相关技术领域。相近技术领域一般指与实用新型专利产品功能以及具体用途相近的领域；相关的技术领域一般指实用新型专利与最接近的现有技术的区别技术特征所应用的功能领域。如果对比文件所属技术领域与实用新型专利的所属技术领域既不相近也不相关时，则该对比文件不能用于该实用新型专利的创造性评判。

如果对比文件所属技术领域与实用新型专利的所属技术领域相近或者相关时，则需要进一步判断现有技术中是否已经给出了明确的技术启示，所述明确的技术启示是指明确记载在现有技术中的技术启示或者本领域技术人员能够从现有技术直接、毫无疑义地确定的技术启示。当现有技术中不存在明确的技术启示时，则该对比文件也不能用于实用新型专利创造性的评价，只有当现有技术中具有明确的技术启示时，才能用于实用新型专利创造性评价。

就本案而言，对比文件4公开了一种电子神像座，该电子神像座包括神像和底座，在底座地顶面的盘子和空腔中注入一些水，将高频振动器的振荡电源与外电源接通，由于高频振动的作用，在空腔处有一股水向上喷起，并很快雾化，在水面上形成一层雾气，使神像的周围形成雾气缭绕的景象，解决了常用的一些神像如观音、财神等缺少变化、不够生动的技术问题。由此可知，对比文件4公开了一种家庭用具中的礼仪或祭祀用具，而涉案专利属于餐桌用具中的餐具领域。

比较可知，对比文件4与涉案专利不属于相同技术领域。但对比文件4和涉案专利都属于家庭用具，即二者属于产品功能及具体用途相近的领域，同时在现有技术中，能够持续提供持续稳定雾化效果的雾化器或加湿器在各种领域广泛使用，即现有技术中已经给出了明确的技术启示，能够促使本领域技术人员将对比文件4中公开的技术内容应用到对比文件8中，即本领域技术人员很容易想到将对比文件4中的雾化高频振荡器和盛水的空腔的结构及连接关系与对比文件8中的盘子相结合，得到涉案专利权利要求1记载的技术方案。

据此，北京市高级人民法院认定对比文件4能够与对比文件8结合，得到权利要求1要求保护的技术方案，并作出了维持了一审判决的决定。

由于实用新型专利的创造性标准低于发明专利的创造性标准，在考虑对比文件是否能够用于评价实用新型专利的创造性时，要着重考虑对比文件所属的技术领域。

对于与实用新型技术领域相同的对比文件，可以用于评价该实用新型专利的创造性；对于与实用新型技术领域不同的对比文件，如果是与实用新型技术领域相近或相关的技术领域，并且现有技术中存在明确技术启示，则可以用于评价该实用新型专利的创造性。