禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述。亦即由此所放弃的技术方案不应再被纳入专利权的保护范围。该放弃，通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃。但是，若独立权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作上述自我放弃，则应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。若该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，
中誉电子（上海）有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案 - 中华人民共和国最高人民法院公报
中誉电子（上海）有限公司与上海九鹰
电子科技有限公司侵犯实用新型
专利权纠纷案
【裁判摘要】
禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述。亦即由此所放弃的技术方案不应再被纳入专利权的保护范围。该放弃，通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃。但是，若独立权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作上述自我放弃，则应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。若该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。
最高人民法院民事判决书
（2011）民提字第306号
申请再审人（一审原告、二审上诉人）：中誉电子（上海）有限公司。住所地：上海市松江区九亭镇久富经济开发区盛龙路960号。
法定代表人：田瑜，该公司总经理。
委托代理人：薛琦，上海智岳信文律师事务所律师。
委托代理人：谢兵，上海智岳信文律师事务所律师。
被申请人（一审被告、二审被上诉人）：上海九鹰电子科技有限公司。住所地：上海市嘉定区马陆镇彭封路98号。
法定代表人：黄国川，该公司董事长。
委托代理人：丁华，上海市锦天城律师事务所律师。
委托代理人：赵国虹，女，汉族，1952年7月23日出生，北京卓言知识产权代理事务所专利代理人，住北京市海淀区新街口外大街3号九所1门403号。
申请再审人中誉电子（上海）有限公司（简称中誉公司）因与被申请人上海九鹰电子科技有限公司（简称九鹰公司）侵犯实用新型专利权纠纷一案，不服上海市高级人民法院（2010）沪高民三（知）终字第53号民事判决，向本院申请再审。本院于2011年8月1日作出（2011）民申字第397号民事裁定，提审本案。本院依法组成合议庭，于2011年10月26日公开开庭审理了本案。中誉公司的委托代理人薛琦、谢兵，九鹰公司的委托代理人丁华、赵国虹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
2009年8月，中誉公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼称：专利权人田瑜、江文彦于2008年2月13日就“一种舵机”获得国家知识产权局实用新型专利的授权，专利号为ZL200720069025.2。2009年2月10日，中誉公司与专利权人签订《专利实施许可合同》，合同约定，中誉公司经专利权人授权享有独占使用该实用新型专利的权利，独占许可有效期至2017年4月17日止。2009年2月，中誉公司在德国纽伦堡国际春季玩具展览会上发现九鹰公司正在该展会上宣传一种型号为“FreeSpiritMicroNER/C210A”的航模，该航模中所用舵机落入专利权保护范围。中誉公司委托律师发函给九鹰公司要求其立即停止侵权行为，九鹰公司置之不理。2009年6月，中誉公司发现九鹰公司在第六届上海航模展会上展出专利侵权产品，并以远低于专利产品成本的价格批量销售该产品。此外，九鹰公司还通过其公司网站、产品目录等多种途径对侵权产品进行宣传推广。九鹰公司未经权利人许可，擅自使用该实用新型专利并低价销售侵权产品，对侵权产品长时间的持续宣传，严重损害了中誉公司的合法利益。故请求法院判令九鹰公司：1.立即停止销售侵权产品，回收全部侵权产品并予以销毁；2.销毁全部侵权产品的模具、书面宣传材料并删除网站中侵权产品的信息；3.赔偿中誉公司包括合理费用在内的经济损失500万元（合理费用包括律师费10万元，鉴定费2万元，公证费3000元，工商调查费95元）。
九鹰公司辩称，其产品所使用的技术与现有技术和公知常识相同或无实质性差异，不构成对“一种舵机”实用新型专利的侵犯。请求法院驳回中誉公司的诉讼请求。
上海市第二中级人民法院一审查明，田瑜、江文彦是名称为“一种舵机”的实用新型专利权（简称涉案专利）的专利权人，专利号为ZL200720069025.2，申请日是2007年4月17日，授权公告日是2008年2月13日。涉案专利授权公告的权利要求1-3为：“1.一种模型舵机，其特征在于，包括支架、电机、丝杆和滑块，所述支架包括电机座和滑块座，所述电机设置于所述电机座内，在所述电机的一端设置有一主动齿轮，所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮，所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合，所述滑块穿在所述丝杆上，并且所述滑块伸出所述滑块，在所述滑块底面设置有一电刷。2.如权利要求1所述的舵机，其特征在于，在所述支架上，设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔。3.如权利要求2所述的舵机，其特征在于，在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。”
2009年2月10日，田瑜、江文彦与中誉公司签订《专利实施许可合同》，授予中誉公司涉案专利在中国境内的独占实施许可权，该许可合同于2009年3月24日在国家知识产权局备案。九鹰公司于2009年4月20日就涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出无效宣告请求。专利复审委员会于2009年7月22日作出第13717号无效宣告请求审查决定（简称第13717号无效决定），宣告涉案专利的权利要求1-2，4-6无效，在权利要求3的基础上维持涉案专利权有效。专利权人田瑜、江文彦不服该决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，该院于2010年3月10日作出（2009）一中知行初字第2726号行政判决，维持第13717号无效决定。
2009年6月6日，中誉公司的代理人在公证人员的监督下在上海展览中心的九鹰公司展台处购买飞机模型一架，取得收据一张、名片三张、宣传资料两份，并对展台及所购模型拍摄了照片。上海市黄浦公证处根据中誉公司申请对上述证据保全过程进行了公证，并出具（2009）沪黄证经字第4855号公证书。2009年9月1日，中誉公司的代理人在公证人员的监督下登录九鹰公司的网站（网址为www.nineeagle.com），对该网站中公司简介、产品介绍、销售网络等有关中英文网页及链接图片进行保存和打印。上海市东方公证处根据中誉公司的申请对上述证据保全过程进行了公证，并出具（2009）沪东证经字第9766号公证书。2009年9月8日，田瑜、江文彦委托上海市知识产权司法鉴定中心就九鹰公司制造、销售的电子遥控飞机中的航模舵机与涉案专利的技术特征是否相同或者等同进行鉴定。鉴定结论为，九鹰公司制造、销售的电子遥控飞机中的航模舵机与涉案专利的技术特征等同。
此外，根据九鹰公司的申请，一审法院于2009年11月11日委托科学技术部知识产权事务中心（简称知产事务中心）就九鹰公司生产、销售的航模舵机的技术特征与涉案专利的权利要求3的技术特征是否相同或等同，以及九鹰公司生产、销售的航模舵机的技术特征是否属于现有技术进行鉴定。知产事务中心于2010年3月16日出具的国科知鉴字〔2010〕09号《司法鉴定意见书》认为：1.被诉侵权产品的技术特征a-f与涉案专利权利要求3所记载的技术特征A-F相同，被诉侵权产品的技术特征g与涉案专利权利要求3所记载的技术特征G等同。2.被诉侵权产品技术特征a与现有技术方案（德国WES-Technik生产的LS系列比例控制舵机）的技术特征A'相同，均为“包括支架、电机、丝杆、滑块和含有舵机驱动电路的电路板”；现有技术方案技术特征B'仅能看出所述支架包括滑块座，未发现明显的电机座构造，也未发现所述含有舵机驱动电路的电路板上设置有固定孔，但这种支架在电路板上设置方式的区别属于所属技术领域惯用手段的直接置换，即被诉侵权产品技术特征b与现有技术方案的技术特征B'无实质性差异；被诉侵权产品技术特征c中，所述电机通过电机座设置在电路板上，而现有技术方案的技术特征C'中，所述电机直接设置在电路板上，这种电机设置方式的区别属于所属技术领域惯用手段的直接置换，即被诉侵权产品技术特征c与现有技术方案的技术特征C'无实质性差异；被诉侵权产品技术特征d与现有技术方案的技术特征D'相同，均为“所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮”；被诉侵权产品技术特征e与现有技术方案的技术特征E'相同，均为“所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合”；被诉侵权产品的技术特征f包含“在所述滑块底面设置有一电刷”，而现有技术方案的技术特征F'虽未直接披露，但所属领域技术人员根据现有技术文件直接记载的内容和公知常识，可以很容易联想到，现有技术方案隐含了“在所述滑块底面设置有一电刷”的特征，因此被诉侵权产品技术特征f与现有技术方案的技术特征F'无实质性差异；被诉侵权产品技术特征g为“在所述含有舵机驱动电路的电路板上，印制有一条形的碳膜和镀金铜条，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和镀金铜条相接触”，而现有技术文件未直接记载该项技术特征，但隐含包含了直线型电位器，而这种直线型电位器的具体结构属于公知常识，因此被诉侵权产品技术特征g与公知常识无实质性差异，所属领域技术人员无需经过创造性劳动，就能够在现有技术方案隐含包含的直线型电位器中采用与公知常识无实质性差异的特定具体结构。
上海市第二中级人民法院一审认为，本案的争议焦点是九鹰公司的现有技术抗辩是否成立。首先，确定九鹰公司提供的现有技术是否属于相对于涉案专利的现有技术，即涉案专利申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知的技术。九鹰公司提供的德国WES-Technik生产的LS系列比例控制舵机在2005年第4期《航空模型》上已公开发表，早于涉案专利申请日期2007年4月17日，故九鹰公司可以据此进行现有技术抗辩。其次，对被诉侵权产品的技术特征与现有技术进行比较，应限于一项现有技术方案，可以结合所属领域技术人员公知的技术常识。根据知产事务中心《司法鉴定意见书》，被诉侵权产品的技术特征a、d、e分别与现有技术方案的技术特征A'、D'、E'相同，被诉侵权产品的技术特征b、c、f分别与现有技术方案的技术特征B'、C'、F'无实质性差异，被诉侵权产品的技术特征g与公知常识无实质性差异。一审法院认为，中誉公司关于知产事务中心鉴定程序违法、鉴定方法错误和鉴定结论含混的主张没有事实和法律依据，不予认可，对该《司法鉴定意见书》依法予以确认。被诉侵权产品的技术方案是一项现有技术与公知常识的简单组合，九鹰公司的现有技术抗辩成立，被诉侵权产品不构成对涉案专利权的侵权。依照《中华人民共和国专利法》（2000年修正）第五十六条第一款的规定判决：驳回中誉公司的诉讼请求。一审案件受理费46800元，诉讼保全费5000元，司法鉴定费60000元，三项费用共计111800元，由中誉公司负担。
中誉公司不服该一审判决，向上海市高级人民法院提起上诉。
上海市高级人民法院二审查明，一审判决认定的事实基本属实。另查明，北京市高级人民法院于2010年7月23日作出（2010）高行终字第705号行政判决，驳回上诉，维持原判。
上海市高级人民法院二审认为，涉案专利权利要求1、2被宣告无效，在权利要求3的基础上专利权被维持有效。从属权利要求3的保护范围由权利要求3附加的技术特征“在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触”、权利要求3所从属的权利要求2附加的技术特征“在所述支架上，设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔”以及权利要求2所从属的权利要求1记载的全部技术特征共同限定。从属权利要求3被维持有效的原因在于在权利要求1中增加了从属权利要求2以及从属权利要求3记载的附加技术特征，这实质上是修改权利要求1，在权利要求1记载的技术方案中增加了从属权利要求2和3记载的附加技术特征。因此，在界定权利要求3保护范围的技术特征中，“在所述支架上，设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔”与“在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触”，属于为维持专利权有效限制性修改权利要求而增加的技术特征。由此，可以认定权利要求3中技术特征G（在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触）属于为维持专利权有效限制性修改权利要求而增加的技术特征。根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条的规定，专利权人在无效宣告程序中，通过对权利要求的修改而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。本案中，涉案专利的技术特征G将舵机驱动电路板上作为直线型电位器的导流条明确限定为“银膜”，该具体的限定应视为专利权人放弃了除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案。被诉侵权产品的技术特征g为“在所述含有舵机驱动电路的电路板上，印制有一条形碳膜和镀金铜条，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和镀金铜条相接触”，根据知产事务中心的鉴定意见，被诉侵权产品的技术特征g与涉案专利的技术特征G等同，知产事务中心的该项认定双方当事人均予认可，且无足以推翻该项认定的事实与理由，应予采信。尽管技术特征g与技术特征G等同，但依据禁止反悔原则，由于除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案被视为是专利权人放弃了的技术方案，因此，以技术特征g与技术特征G等同为由，认为被诉侵权产品构成等同侵权的结论不能成立。一审法院关于本案等同侵权成立的结论有误，应予纠正。
现有技术抗辩是比较被诉侵权产品技术方案与现有技术方案。是否能够确定2005年第4期《航空模型》杂志所刊载的“LS系列舵机”与涉案专利结构的一致性，并不是现有技术抗辩所要关注的问题，九鹰公司在一审提供的舵机样机也并非是本案一审认定现有技术抗辩成立所依据的现有技术，故中誉公司的此点上诉理由不能成立。
一份现有技术文件所披露的技术内容应以所属技术领域的技术人员从相应技术文件中能够获知的技术内容为准，该技术内容不仅包括技术文件明确记载的技术内容，而且包括可以从该技术文件中直接地、毫无疑问地确定的技术内容，这也就是知产事务中心《司法鉴定意见书》所说的现有技术文件“隐含”公开的技术内容。尽管从2005年第4期《航空模型》公开舵机的照片及相应文字描述中不能直接看到舵机滑块底面设置有一电刷，但知产事务中心的鉴定专家依据所属领域技术人员的知识与经验（包括所属领域技术人员的公知常识），认为所属领域技术人员依据《航空模型》公开舵机的照片及相应文字描述，可以获知《航空模型》公开了舵机中舵机滑块底面设置有一电刷，亦即《航空模型》公开的技术方案隐含有“在所述滑块底面设置有一电刷”的技术特征，从而进一步认定被诉侵权产品技术特征f与现有技术特征F'无实质性差异，并无不当。同样，尽管从《航空模型》公开舵机的照片及相应文字描述中不能直接看到舵机驱动电路板上构成直线型电位器所需的导流条与电阻条，但知产事务中心的鉴定专家依据所属领域技术人员的知识与经验（包括所属领域技术人员的公知常识），认为所属领域技术人员依据《航空模型》公开舵机的照片及相应文字描述，可以获知《航空模型》公开的舵机中有一个直线型电位器，从而在事实上认定《航空模型》公开的舵机中，其驱动电路板上存在作为构成直线型电位器所需的导流条与电阻条，且滑块底面上的电刷与该电阻条和导流条相接触，亦即《航空模型》公开的技术方案隐含有“在所述含有舵机驱动电路的电路板上，印制有一条形电阻条和导流条，且所述滑块底面上的电刷与该电阻条和导流条相接触”的技术特征，并进一步认定被诉侵权产品的技术特征g与现有技术特征G'无实质性差异，并无不当。中誉公司关于知产事务中心鉴定方法不尊重事实，不能以“隐含”推论为依据的相应上诉理由不能成立。
在知产事务中心《司法鉴定意见书》中，鉴定专家从所属领域技术人员的角度，依据2005年第4期《航空模型》公开舵机的照片及相应文字描述所披露的技术方案（包括不能直接看到，但所属领域技术人员根据其包括公知常识在内的知识与经验可以从照片及相应文字描述中直接地、毫无疑问地确定的技术内容），认定本案现有技术抗辩成立，但一审法院认为该《司法鉴定意见书》依据2005年第4期《航空模型》公开舵机的照片及相应文字描述所披露的技术方案与所属领域公知常识的简单组合，认定现有技术抗辩成立，这与《司法鉴定意见书》的实际认定理由不一致，应予纠正。
综上所述，中誉公司上诉请求与理由没有事实和法律依据，应予驳回。况且，即使中誉公司关于现有技术抗辩不成立的上诉理由能够成立，本案也因禁止反悔原则的适用，而不构成等同侵权，中誉公司关于本案被诉侵权产品构成专利侵权的主张，也不能成立，中誉公司的上诉请求，也应予以驳回。依照最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条、第十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项、第一百五十八条的规定判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费46800元，由中誉公司负担。
中誉公司不服该二审判决，向本院申请再审称：（一）二审法院根据禁止反悔原则认定九鹰公司不构成等同侵权属于适用法律错误。专利权人没有通过修改专利权利要求书放弃技术方案，也没有通过意见陈述放弃技术方案，且专利权人也没有在任何专利申请文件中表述过“在所述舵机驱动电路板上，只能用碳膜和银膜”。因此，中誉公司主张九鹰公司专利侵权，并未违反禁止反悔原则。退一步来说，即使专利权人曾放弃技术方案的话，也是仅仅放弃了除“碳膜和银膜直接印制在所述舵机驱动电路板上”以外的技术方案，并没有放弃涉案专利权利要求3所限定的技术方案以及与“银膜”等同的“镀金铜条”所限定的技术方案。（二）第13717号无效决定与知产事务中心《司法鉴定意见书》所依据的证据材料实质相同，唯一的区别是，前者所引证据包括《电位器基础及其应用》，而后者所引证据是《电位器基础及其应用》的英文版本《THEPOTENTIOMETERHANDBOOK》，二者之间是一一对应的翻译关系。因此，第13717号无效决定涉案专利权利要求3有效，并被此后的行政判决维持。这证明涉案专利权利要求3相对于现有技术具备了新颖性和创造性；而原审法院却依据知产事务中心的鉴定结论认定与涉案专利权利要求3等同的被诉侵权技术方案构成现有技术，这即导致对同一法律事实存在两个相互矛盾的认定。九鹰公司在无效宣告程序中无法证明权利要求3无效的情况下，再用同样的证据来佐证现有技术抗辩，明显不能成立。中誉公司请求本院判令：1.撤销原判；2.九鹰公司停止生产、销售侵权产品，回收全部侵权产品并销毁；3.九鹰公司赔偿中誉公司损失500万元；4.九鹰公司承担本案一、二审诉讼费用。
被申请人九鹰公司辩称：（一）中誉公司已经在涉案专利无效宣告程序中通过意见陈述的方式将舵机驱动电路板上作为直线型电位器的倒流条明确限定为“银膜”，专利复审委员会据此认为权利要求3具有创造性而作出了维持涉案专利权利要求3有效的决定，即涉案专利权人已经通过实质修改权利要求从而放弃了除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案。此外，专利权人已经在说明书中明确将直线型电位器的导流条限定为“银膜”，从而使得涉案专利权利要求3获得授权，这一限定性表述与其在无效宣告程序中的表述一致，构成了涉案专利权利要求3具有创造性的基础。（二）涉案专利的无效宣告程序与本案二审法院作出的民事判决属不同的法律事实或法律关系，且依据的证据材料不同。二审法院认定九鹰公司现有技术抗辩成立，并无错误。知产事务中心的《司法鉴定意见书》鉴定程序合法，鉴定结论正确，应予采信。“隐含推论”的鉴定方法符合相关法律法规的规定。九鹰公司请求本院驳回中誉公司的再审申请。
本院经审理查明，原一、二审法院查明的事实基本属实。
本院提审认为，本案当事人争议的焦点问题有：（一）专利复审委员会决定在权利要求3的基础上维持涉案专利权有效，是否导致禁止反悔原则的适用。（二）九鹰公司的现有技术抗辩是否成立。
关于第一个焦点问题。首先，禁止反悔原则的法理基础。诚实信用原则作为民法基本原则之一，要求民事主体信守承诺，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待，以衡平权利自由行使所可能带来的失衡。在专利授权实践中，专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。故此，专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不应支持。
其次，禁止反悔原则的适用条件。一般情况下，只有权利要求、说明书修改或者意见陈述两种形式，才有可能产生技术方案的放弃，进而导致禁止反悔原则的适用。本案中，独立权利要求1及其从属权利要求2均被宣告无效，在权利要求2的从属权利要求3的基础上维持涉案专利有效。问题是，权利要求3是否仅仅因此构成对其所从属的权利要求1－2的限制性修改。独立权利要求被宣告无效，在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，该从属权利要求即实际取代了原独立权利要求的地位。但是，该从属权利要求的内容或者所确定的保护范围并没有因为原独立权利要求的无效而改变。因为，每一项权利要求都是单独的、完整的技术方案，每一项权利要求都应准确、完整地概括申请人在原始申请中各自要求的保护范围，而不论其是否以独立权利要求的形式出现。正基于此，每一项权利要求可以被单独地维持有效或宣告无效。每一项权利要求的效力应当被推定为独立于其他权利要求项的效力。即使从属权利要求所从属的权利要求被宣告无效，该从属权利要求并不能因此被认为无效。所以，不应当以从属权利要求所从属的权利要求被无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围即受到限制。本案原二审判决认为，从属权利要求3被维持有效的原因在于，在权利要求1中增加了从属权利要求2以及从属权利要求3记载的附加技术特征，这实质上就是修改权利要求1，该认定有所不当。
再次，放弃的认定标准。专利权保护范围是由权利要求包含的技术特征所限定的，故专利权保护范围的变化，亦体现为权利要求中技术特征的变化。在专利授权或无效宣告程序中，专利权人主动或应审查员的要求，可以通过增加技术特征对某权利要求所确定的保护范围进行限制，也可以通过意见陈述对某权利要求进行限缩性解释。禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述。亦即，由此所放弃的技术方案。该放弃，通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃。但是，若专利复审委员会认定独立权利要求无效、在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作上述自我放弃，则在判断是否构成禁止反悔原则中的“放弃”时，应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。本案中，九鹰公司称，因为权利要求1－2被宣告无效，而权利要求3是对其进一步限定，故权利要求1－2与权利要求3之间的“领地”被推定已放弃。本院认为，权利要求3中的“银膜”并没有被权利要求1－2所提及，而且，中誉公司在专利授权和无效宣告程序中没有修改权利要求和说明书，在意见陈述中也没有放弃除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案。因此，不应当基于权利要求1－2被宣告无效，而认为权利要求3的附加技术特征“银膜”不能再适用等同原则。
综上，专利复审委员会宣告涉案专利权利要求1－2、4－6无效，在权利要求3的基础上维持专利权有效，二审法院认为涉案专利权利要求3中的技术特征G实质是修改权利要求而增加的技术特征，该技术特征将导流条明确限定为银膜，应视为专利权人放弃了除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案，从而认定被诉侵权产品不构成等同侵权，存在错误，应予纠正。
关于第二个焦点问题。将被诉侵权技术方案与2005年第4期《航空模型》杂志所刊载的“LS系列比例控制舵机”技术方案相比对，其区别在于：（1）所述支架包括电机座；（2）所述电机设置于所述电机座内；（3）所述滑块底面设置有一电刷；（4）在所述含有舵机驱动电路的电路板上，印制有一条形碳膜和镀金铜条，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和镀金铜条相接触。对于区别技术特征（1）和（2），虽然从现有技术中未看出电机座，但使用电机座来固定电机是本领域的惯用手段，该两项技术特征与被诉侵权技术没有实质性差异。对于区别技术特征（3），现有技术虽然没有披露该技术特征，但是在舵机的结构中，一般在滑块底部安装一个电刷作为电位器的滑动触点是本领域的惯用手段，且在《电位器基础及其应用》一书中也记载了一种具有电刷的电位器。因此，该项技术特征与被诉侵权技术没有实质性差异。对于区别技术特征（4），现有技术没有公开这一具体电路板结构，虽然《电位器基础及其应用》一书的图2－7（a）公开了一种电位器结构，包括导流条、条形电阻元件、陶瓷基体，但从图片来看，导流条不能对应被诉侵权技术方案中的镀金铜条，且其电阻元件和导流条是固定在陶瓷基体上的。然而被诉侵权产品没有独立的电位器，而是将碳膜和镀金铜条直接印制在驱动电路板上，其作用是提高舵机的集成度，简化舵机结构，从而减轻舵机重量，实现模型飞机的小型化。由此可见，该技术特征没有被对比技术公开，也不是本领域的普通技术人员基于公知常识能够从现有技术中直接或者毫无疑义得出的技术特征。因此，被诉侵权技术方案与现有技术方案具有实质性的不同，原二审判决依据知产事务中心的鉴定意见认定九鹰公司的现有技术抗辩成立，存在错误，应予纠正。
由于对被诉侵权技术方案与涉案专利的区别技术特征g与G，双方当事人均认可属于等同的技术特征，且本案不适用禁止反悔原则，故被诉侵权技术方案已落入专利权的保护范围。又因九鹰公司的现有技术抗辩不能成立，故九鹰公司构成对涉案专利的侵犯，依法应当承担停止侵权的民事责任。因中誉公司未举证证明其所受损失以及九鹰公司因侵权所获利益，亦无专利许可费可以参照，故本院在综合考虑涉案专利系实用新型专利权、侵权行为持续时间有限、涉案专利在产品中的作用以及中誉公司为调查、制止侵权所支付的合理费用等因素的基础上，酌定本案的赔偿数额为20万元。因中誉公司未举证证明被诉侵权产品的库存、生产专用模具以及书面、网站宣传材料等情况，故对其相关诉讼请求，不予支持。
综上所述，原二审判决认定九鹰公司不构成对涉案专利权的侵犯，适用法律错误，应予纠正。依照2000年修正的《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条、第二十二条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十六条第一款、第一百五十三条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、撤销上海市高级人民法院（2010）沪高民三（知）终字第53号民事判决和上海市第二中级人民法院（2009）沪二中民五（知）初字第167号民事判决；
二、上海九鹰电子科技有限公司于本判决送达之日起十五日内赔偿中誉电子（上海）有限公司经济损失20万元；
三、驳回中誉电子（上海）有限公司的其他诉讼请求。
一审案件受理费46800元，诉讼保全费5000元，司法鉴定费60000元，二审案件受理费人民币46800元，均由上海九鹰电子科技有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 王永昌
代理审判员 李剑
代理审判员 宋淑华
二〇一二年四月十二日
书记员 周睿隽
〔审判长简介〕
王永昌高级法官：1956年出生，法学硕士，2001年起任最高人民法院审判员。
